Nguyên đơn của vụ kiện là bà Phạm Hồng Phương, chủ cơ sở Ngân Anh (ấp Đông Thuận, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang), phản đối quyết định từ chối cấp văn bằng của Cục SHTT.
Ngày 27/7/2011, cơ sở Ngân Anh đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu “Bảo Xuân” cho sản phẩm mỹ phẩm, và được Cục SHTT chấp nhận đơn hợp lệ vào ngày 29/8/2011. Tuy nhiên, nhãn hiệu “Bảo Xuân” của cơ sở Ngân Anh đã bị công ty TNHH dược phẩm Ích Nhân phản đối với lí do nhãn hiệu “Bảo Xuân” đã được cấp văn bằng bảo hộ số 140154; 180951 và 172843 cho công ty Ích Nhân.
Ngày 6/7/2012, Cục SHTT đã có công văn số 4955/SHTT-NH1 từ chối yêu cầu phản đối của công ty Ích Nhân. Nội dung công văn này chỉ rõ: Nhãn hiệu “Bảo Xuân” của cơ sở Ngân Anh được đăng ký cho sản phẩm mỹ phẩm thuộc nhóm 03, không tương tự với nhãn hiệu “Bảo Xuân” của công ty Ích Nhân đăng ký cho các sản phẩm thuốc do sản phầm và kênh phân phối, dù trùng về nhãn hiệu.
Tuy nhiên, đến ngày 6/3/2013, Cục SHTT lại ra công văn số 1223/SHTT-NH1 rút lại kết luận trong công văn số 4955/SHTT-NH1 trên và sau đó ban hành quyết định mới số 11692/QĐ-SHTT để từ chối cấp giấy chứng nhận cho cơ sở Ngân Anh căn cứ điểm e và g khoản 2 điều 74 luật SHTT:
“2. Nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt nếu nhãn hiệu đó là dấu hiệu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
…e) Dấu hiệu không phải là nhãn hiệu liên kết trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự trên cơ sở đơn đăng ký có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn trong trường hợp đơn đăng ký được hưởng quyền ưu tiên, kể cả đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;
g) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự từ trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên;”
Không đồng tình với các làm việc, cũng như kết luận của Cục SHTT, bà Phương khởi kiện lên TAND tỉnh Hậu Giang yêu cầu Cục SHTT phải rút lại quyết định từ chối trên và công nhận cấp văn bằng bảo hộ cho cơ sở Ngân Anh. Bà Phương vẫn giữ quan điểm giống như trong quyết định 4955/SHTT-NH1 của Cục SHTT rằng nhãn hiệu “Bảo Xuân” của hộ kinh doanh Ngân Anh không tương tự gây nhầm lân so với “Bảo Xuân” của công ty Ích nhân. Do đó việc Cục SHTT viện dẫn điểm e và g khoản 2, điều 74 luật SHTT để từ chối cấp VBBH là hoàn toàn vô lý.
Tại phiên tòa, HĐXX cũng đã đồng tình với lập luận của Cơ sở Ngân Anh; ngoài ra HĐXX còn tiến hành xem xét cả hình dạng, liều lượng, phương pháp sử dụng của cả hai nhãn hiệu và đi đến kết luận: ản phẩm của cơ sở Ngân Anh là mỹ phẩm, dạng sệt chứa trong hộp có nắp đậy, đường dùng thoa trực tiếp lên da, có công dụng trang điểm, làm đẹp trực tiếp lên da, đối tượng sử dụng dùng cho tất cả nam, nữ giới có nhu cầu sử dụng. Trong khi đó, sản phẩm đã được đăng ký bảo hộ trước đó là thực phẩm chức năng dạng viên, được đóng thành vĩ 10 viên, có đường dùng để uống và có liều lượng cụ thể theo toa, đối tượng sử dụng chỉ dành cho nữ giới có công dụng cải thiện các triệu chứng thiếu hụt nội tiết tố Estrogen, chức năng sinh lý nữ. Từ đó, Tòa án ra phán quyết cuối cùng hủy bỏ quyết định từ chối chấp văn bằng của Cục SHTT.
Theo quy định của pháp luật thì nhãn hiệu chỉ bị từ chối khi trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu khác đã đăng ký cho nhóm hàng hóa/dịch vụ trùng hoặc tương tự. Các trường hợp trùng về nhãn hiệu nhưng khác biệt về hàng hóa/dịch vụ (hoặc ngược lại) đều có khả năng phân biệt và có thể được bảo hộ.
